Мудрый Экономист

О гражданско-правовых договорах в сфере промышленной собственности в соответствии с частью четвертой гк РФ *

"Адвокат", 2008, N 10

<*> См. также: Еременко В.И., Евдокимова В.И. Некоторые формы распоряжения исключительным правом на объекты промышленной собственности в части четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. N 4; Еременко В.И. Секрет производства (ноу-хау) как объект исключительных прав в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. N 5; Он же. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. N 7; Он же. Единая технология и принадлежность прав на нее в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. N 8.

Положения ст. ст. 1371, 1372 и 1373 ГК РФ призваны регулировать отношения по созданию и использованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов вне рамок служебного изобретательства, в соответствии с гражданско-правовыми договорами подрядного типа.

Две первые из указанных выше статей являются новеллами в части четвертой ГК РФ, они окончательно снимают вопросы разграничения трудовых договоров, содержащих положения о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, и гражданско-правовых договоров о создании и использовании указанных объектов.

  1. Прежде к гражданско-правовым договорам о создании и использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов применялись общие положения гл. 37 о подряде (по аналогии) и гл. 38 ГК РФ о договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) по прямому указанию в соответствующих статьях, что на практике зачастую вызывало споры при урегулировании прав сторон на результаты работ. В связи с принятием части четвертой ГК РФ внесены изменения в ряд статей, в том числе в ст. 772, в нынешней редакции которой сделана ссылка на разд. VII Кодекса относительно урегулирования прав исполнителя и заказчика на результат работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности.

Вместе с тем сказанное не означает полного разграничения договоров на выполнение НИОКР и положений о правовой охране результатов интеллектуальной деятельности. Как и прежде, в п. 4 ст. 769 ГК РФ указано, что условия договоров на выполнение НИОКР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности), а ст. 773 ГК РФ обязывает исполнителя в договорах на выполнение НИОКР учитывать исключительные права на результаты интеллектуальной собственности других лиц. Следует отметить, что в данном случае законодатель не учел, что он сам отменил все специальные законы в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, а также упразднил отождествление понятий "исключительные права" и "интеллектуальная собственность".

  1. В п. 1 ст. 1371 ГК РФ речь идет об изобретении, полезной модели или промышленном образце, созданных при выполнении договора подряда или договора на выполнение НИОКР, которые прямо не предусматривали их создание. Иными словами, при определении предмета этих договоров не указаны, наряду с работой, в качестве результата работы изобретение, полезная модель или промышленный образец. Предполагается, что в таких подрядных договорах результаты работы на уровне изобретения, полезной модели или промышленного образца достигаются случайно или с определенной долей вероятности. В связи с этим возникает вопрос, могут ли быть созданы изобретение или полезная модель не в рамках подрядных договоров, предметом которых их создание прямо не предусмотрено, а по договору заказа как промышленный образец согласно ст. 1372 ГК РФ. В правовой литературе на этот счет имеются различные точки зрения, некоторые авторы считают создание изобретений и полезных моделей по заказу даже невозможными и бессмысленными. На этот вопрос уже давно дала ответ практика заключения договоров заказа на создание изобретений (полезных моделей) в конкретных областях техники и с конкретными параметрами, в некоторых случаях - с составлением заявок на соответствующие объекты.

Вполне очевидно, что договоры заказа на создание изобретений и полезных моделей имеют право на существование. По сути, заказные изобретения и полезные модели ничем не отличаются от служебных изобретений и полезных моделей, создаваемых работниками при выполнении конкретного задания работодателя.

В связи с вышеизложенным следует полагать, что в данном случае при наличии явного пробела в законодательстве к договорам заказа на создание изобретений или промышленных образцов возможно в порядке аналогии закона (ст. 6 ГК РФ) применение правил ст. 1372 настоящего Кодекса.

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по такому договору, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. Указанная норма является диспозитивной, стороны договора могут прийти к другому соглашению, например о совместном обладании таким правом.

Если договором не предусмотрено иное, заказчик правомочен использовать соответствующий объект в договорных целях на условиях безвозмездной (т.е. без дополнительного вознаграждения), неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента. При этом заказчик сохраняет право использования соответствующего объекта на упомянутых выше условиях и в случае передачи подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу.

В п. 2 ст. 1371 ГК РФ определены правовые последствия соглашения между сторонами договора о передаче права на получение патента или исключительного права на соответствующий объект заказчику или указанному им третьему лицу. В таком случае подрядчик (исполнитель) правомочен использовать соответствующий объект для соответствующих нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента. Поскольку в ГК РФ не дается определение понятия "собственные нужды", следует иметь в виду, что различные лица имеют различный масштаб собственных нужд. Так, собственные нужды конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов заключаются в возможности использовать полученный результат в других разработках, отличаются от собственных нужд компаний, имеющих собственное производство, а тем более от собственных нужд транснациональных корпораций.

В п. 3 ст. 1371 ГК РФ урегулированы вопросы выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, которые созданы при выполнении работ по подрядным договорам.

Вознаграждение автору, не являющемуся патентообладателем, выплачивается по правилам п. 4 ст. 1370 ГК РФ. На практике такое вознаграждение выплачивается патентообладателем, которым в зависимости от условий договора может быть как заказчик или указанное им третье лицо, так и подрядчик (исполнитель). Размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения устанавливаются договором между патентообладателем и автором, а в случае спора - судом.

Как следует из вышеизложенного, в ст. 1371 ГК РФ определены в основном правовые последствия принадлежности права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец той или иной стороне договора подряда или договора на выполнение НИОКР. Это не означает, исходя из принципа свободы договора, что не могут быть заключены договоры, целью которых являются создание изобретения или полезной модели. К условиям таких договоров должны применяться общие положения гл. 37 ГК РФ и положения гл. 38 ГК РФ с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности, например, что предметом таких договоров могут быть не результаты работ, поскольку они не материальны, а право на получение соответствующего патента.

  1. В начале статьи уже говорилось, что ст. 1372 ГК РФ является новеллой в ГК РФ. Ранее в российском гражданском законодательстве был известен только авторский договор заказа. Как и в некоторых других случаях, здесь явно чувствуется влияние авторского права, в данном случае ст. 1288 ГК РФ. Несомненно, что на решение законодателя в данном случае повлияло, кроме необходимости легализации уже существующей практики, близость произведений дизайна, а также декоративно-прикладного искусства и промышленных образцов. Вместе с тем законодатель не придал договору патентного заказа всеобъемлющий характер, т.е. не предусмотрел договоры о создании по заказу изобретений и полезных моделей, что представляется в предельной степени нелогичным, поскольку в практике такие договоры получили довольно широкое распространение. Законодатель прямо не указывает вид договора, который может заключаться между сторонами, с целью создания промышленного образца. Однако используемая в указанной статье терминология ("заказчик", "подрядчик", "исполнитель") свидетельствует, что это может быть только договор подрядного типа.

Следует особое внимание уделять цели договора: создание промышленного образца по заказу. В этом случае сделанная по заказу разработка должна быть на уровне охраноспособного художественно-конструкторского решения с оформлением соответствующих документов заявки.

При заключении договора заказа на создание промышленного образца уместно включать в договор патентно-правовые гарантии, т.е. условие о соответствии полученного результата критериям патентоспособности. Следует иметь в виду, что результат художественно-конструкторского творчества получает правовую охрану не с момента придания ему объективной формы, как это происходит с объектами авторского права, а после проведения экспертизы и признания его охраняемым федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В п. 1 ст. 1372 ГК РФ определены предмет договора патентного заказа и принадлежность права на промышленный образец, созданный по заказу. По замыслу законодателя предметом указанного договора является создание промышленного образца. Но одного этого указания недостаточно, поскольку передать нематериальный результат работы невозможно. Поэтому необходимо дополнительное указание на передачу заказчику права на получение патента. Таким образом, толковать предмет договора патентного заказа следует расширительно, включая в него не только нематериальный результат творческой деятельности подрядчика (исполнителя), но и передачу права на получение патента заказчику.

В п. 1 ст. 1372 закреплена диспозитивная норма о принадлежности права на получение патента и исключительного права на созданный промышленный образец заказчику. Вполне очевидно, что стороны договора патентного заказа могут включить в договор иное условие о принадлежности права на промышленный образец. В данном случае действует противоположная презумпция по сравнению с нормой ст. 1371 ГК РФ о принадлежности права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение НИОКР, которые прямо не предусматривали их создание.

В п. 2 ст. 1372 ГК РФ определены правовые последствия принадлежности заказчику права на получение патента и исключительного права на промышленный образец, созданный по заказу. В этом случае подрядчик (исполнитель) правомочен, поскольку в договоре не предусмотрено иное, использовать промышленный образец для собственных нужд на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента. ГК РФ не дает определение термина "для собственных нужд", поэтому в договоре целесообразно указывать, в чем состоят такие нужды (на собственном предприятии, в сфере официальной деятельности и т.д.).

В п. 3 ст. 1372 определены правовые последствия принадлежности подрядчику (исполнителю) права на получение патента и исключительного права на промышленный образец, созданный по заказу. Эти последствия, по сути, идентичны тем, которые указаны ранее относительно п. 2 данной статьи.

В п. 4 ст. 1372 ГК РФ урегулированы вопросы выплаты вознаграждения автору созданного по заказу промышленного образца. Вознаграждение автору, не являющемуся патентообладателем, выплачивается по правилам п. 4 ст. 1370 ГК РФ. На практике такое вознаграждение выплачивается патентообладателем, которым в зависимости от условий договора патентного заказа может быть как заказчик, так и подрядчик (исполнитель). Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются договором между патентообладателем и автором, в случае спора - судом.

  1. В ст. 1373 ГК РФ урегулированы вопросы распределения прав на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, которой в ранее действовавшем законодательстве соответствовала ст. 9.1, включенная в Патентный закон РФ в 2003 г. В феврале 2006 г. указанная статья была дополнена положениями о муниципальном контракте, муниципальном заказчике, муниципальном образовании, муниципальных нуждах.

Из опыта государств с развитой экономикой известны различные формы государственного регулирования создания и использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных за счет бюджетных средств, направленные на совершенствование взаимоотношений между государственными институтами, наукой и бизнес-сообществом в интересах развития высоких технологий и национальных экономик в этих государствах.

В целом отношения, связанные с договорными обязательствами по обеспечению государственных и муниципальных нужд, регулируются в порядке, предусмотренном ГК РФ (§ 4 гл. 30 "Поставка товаров для государственных нужд", § 5 гл. 37 "Подрядные работы для государственных нужд"), Федеральными законами (Федеральные законы от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных муниципальных нужд"), иными нормативными правовыми актами (Постановлениями Правительства РФ от 2 сентября 1999 г. N 982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности", от 17 ноября 2005 г. N 685 "О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности", последним утверждено Положение о закреплении и передаче хозяйственным субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета).

В п. 1 ст. 1373 ГК РФ установлено общее правило закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности (право на получение патента и исключительное право), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд. Предполагается, что указанные права принадлежат исполнителю (организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт), если в контракте не предусмотрена иная принадлежность этих прав, а именно:

либо совместно:

В отличие от ранее действовавшего правового регулирования (ст. 9.1 Патентного закона РФ), данная норма допускает совместное обладание правами на результаты интеллектуальной деятельности частных лиц (таковыми могут быть организации, выполняющие государственный или муниципальный контракт) и публично-правовых образований (Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования). Иными словами, в данном случае используется модель государственно-частного партнерства, которое получило широкое распространение в мире в последние годы в различных секторах экономики.

В отличие от традиционного договора подряда, согласно которому право на результат работы принадлежит заказчику, в данном случае право на результаты интеллектуальной деятельности принадлежит исполнителю, если в государственном или муниципальном контракте не предусмотрено, что указанное право принадлежит публично-правовому образованию или совместно исполнителю и одному из публично-правовых образований.

В Постановлении Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685 конкретизирован принцип распределения прав на результаты научно-технической деятельности, включающих также исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, но только в отношении государственного контракта, без упоминания муниципального контракта. Согласно Постановлению в большинстве случаев права должны закрепляться за исполнителем на условиях, определяемых в государственном контракте, за определенными исключениями.

Так, государственные заказчики при заключении государственных контрактов должны включать в них условия о закреплении прав на результаты научно-технической деятельности:

Вполне очевидно, что упомянутые выше положения носят не гражданско-правовой, а публично-правовой характер, предопределяя этим модель поведения государственного заказчика при заключении государственного контракта.

Государственный или муниципальный контракт по многим параметрам отличается от договоров подрядного типа, в том числе договора на выполнение НИОКР.

Прежде всего, государственный муниципальный контракт отличается особым субъектным составом. От имени Российской Федерации, субъекта Федерации и муниципального образования выступают соответственно государственный заказчик и муниципальный заказчик. Работы по государственному или муниципальному контракту выполняются для удовлетворения государственных или муниципальных нужд за счет соответствующих бюджетных средств.

В Федеральном законе "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" раскрыты понятия "государственные заказчики", "муниципальные заказчики", "государственные нужды" и "муниципальные нужды".

Так, государственными заказчиками и муниципальными заказчиками могут выступать соответственно государственные органы, государственные внебюджетные фонды, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета и уполномоченные органами государственной власти субъектов Федерации или органами местного самоуправления на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджетов субъектов Федерации или местных бюджетов.

Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ (федеральные нужды), либо потребности субъектов Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ (нужды субъектов Федерации).

Муниципальные нужды - это потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков, обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Что касается исполнителя по государственному или муниципальному контракту, то в этом качестве может выступать лишь организация, имеющая статус юридического лица, организационно-правовая форма, которой может быть любой.

Как следует из ст. 1373 ГК РФ, в определенных случаях права на результаты интеллектуальной деятельности могут принадлежать публично-правовым образованиям в лице Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, являющихся согласно п. 2 ст. 124 ГК РФ субъектами гражданского права. Это особые субъекты гражданского права. От их имени, согласно п. 3 ст. 125 ГК РФ, могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане.

Следовательно, патентообладателями могут быть государственные органы, в том числе федеральные министерства, службы, агентства. Однако следует иметь в виду, что права и обязанности, вытекающие из исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец возникают не у государственного органа-заказчика, а у государства. При этом государственные органы-заказчики реализуют лишь правомочие по распоряжению исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, причем в четко заданных границах, о чем будет сказано ниже. Элементы предпринимательства не должны присутствовать в деятельности государственных органов, поскольку их основное назначение состоит в осуществлении функций публичной власти на основе бюджетного финансирования.

В п. 2 ст. 1373 ГК РФ описывается случай, когда по государственному или муниципальному контракту право на получение патента и исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию. В этом случае государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о полученном результате, способного к правовой охране. При этом, если в течение упомянутого выше срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, то право на получение патента (равно как и на исключительное право) принадлежит (а вернее, переходит) исполнителю.

В п. 3 данной статьи рассматривается другая ситуация, когда по государственному или муниципальному контракту право на получение патента (исключительное право) принадлежит Российской Федерации, субъекту Федерации или муниципальному образованию.

Исполнителю вменяется в обязанность (путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами) приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Федерации и муниципальному образованию. Речь идет о соглашениях с работниками исполнителя, являющимися авторами изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, заключаемых в соответствии со ст. 1370 ГК РФ. Соглашения с третьими лицами заключаются в соответствии со ст. 1371 Кодекса, что в принципе налагает на исполнителя довольно серьезные и трудоемкие обязанности. В этом случае исполнитель должен провести патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96 как на начальной, так и на конечной стадии работ, без чего невозможно обеспечить гарантии передачи заказчику результатов интеллектуальной деятельности, не нарушающих чужих патентных прав. При этом стоимость всех этих работ, а не только возмещение затрат, понесенных исполнителем в связи с приобретением прав у третьих лиц, как указано в данной статье, должна быть компенсирована исполнителю.

В п. 4 ст. 1373 ГК РФ предусмотрены последствия того случая, когда патент на соответствующий результат интеллектуальной деятельности не принадлежит Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию. В этом случае патентообладатель-исполнитель обязан по требованию государственного или муниципального заказчика предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд.

В данной норме закреплена возможность обеспечения государственным или муниципальным заказчиком публичных интересов. При этом, однако, не уточняется, каким образом оформляется требование государственного или муниципального заказчика, т.е. в норме нет прямого ответа на вопрос, достаточно ли простого уведомления патентообладателя-исполнителя или необходимо заключение лицензионного договора между сторонами.

Следует полагать, что заказчик, являясь инициатором более широкого использования результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, вправе определять порядок взаимодействия между патентообладателем-исполнителем и лицом, которое указано заказчиком в качестве пользователя. Таким образом, упомянутое требование заказчика может быть включено в качестве условия в государственный или муниципальный контракт или направлено, в случае необходимости, отдельным документом исполнителю либо оформлено договором о предоставлении безвозмездной неисключительной лицензии лицу, указанному заказчиком. Последний вариант является более предпочтительным для лица, указанного заказчиком, поскольку вносит определенность и стабильность в его взаимоотношения с патентообладателем-исполнителем.

В рамках государственного или муниципального контракта могут быть решены и другие вопросы обеспечения публичных интересов в случае закрепления за организацией-исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Так, в эти контракты могут быть включены условия об эффективном использовании организацией-исполнителем полученных результатов интеллектуальной деятельности (на своем предприятии или путем предоставления лицензии), о предоставлении заказчику сведений о фактах использования результатов интеллектуальной деятельности, о контроле заказчиком за правомочиями организации-исполнителя по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (отчуждение патента, предоставление лицензии).

В п. 5 ст. 1373 ГК РФ предусмотрена возможность для государственного или муниципального заказчика предоставлять безвозмездные простые (неисключительные) лицензии на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, патент на которые получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Федерации, исполнителя и муниципального образования. Такая лицензия может предоставляться только в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд с одновременным уведомлением об этом исполнителя. Следует отметить, что данная норма в принципе ограничивает патентную монополию организации-исполнителя, особенно это чувствительно в рамках государственно-частного партнерства, поскольку способствует появлению на рынке его конкурентов.

В п. 6 ст. 1373 ГК РФ урегулированы отношения по досрочному прекращению действия патента на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд.

В случае принятия решения о досрочном прекращении патента исполнителем, на имя которого он получен, на него возлагается обязанность уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту Федерации или муниципальному образованию. Если государственным или муниципальным заказчиком принято аналогичное решение в отношении патента, полученного на имя Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования, заказчик обязан уведомить об этом исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе. Следует полагать, что если патент получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Федерации или исполнителя и муниципального образования, вопрос о досрочном прекращении его действия должен решаться сообладателями патента по обоюдному согласию, в том числе вопрос о выходе из состава сообладателей такого патента.

В п. 7 ст. 1373 ГК РФ путем отсылки к п. 4 ст. 1370 Кодекса решен вопрос о выплате вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, который не является изобретателем. По общему правилу указанное вознаграждение выплачивается патентообладателем, которым в зависимости от условий государственного или муниципального контракта могут быть различные субъекты. Размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения устанавливаются договором между патентообладателем и автором, а в случае спора - судами.

В.И.Еременко

Д. ю. н.,

начальник отдела права

Евразийского патентного ведомства