Мудрый Экономист

Получение патента на изобретение

"Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 4

Бюджетное учреждение обратилось в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявкой на выдачу патента на изобретение. Федеральный орган направил отчет о поиске, в котором выразил сомнения в новизне изобретения и указал на наличие признаков, не относящихся к изобретению, так как получаемый результат не может быть признан носящим технический характер. В отчете говорится, что в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ патентная охрана не может быть предоставлена заявленному решению, если оно относится к правилам хозяйственной деятельности.

У бюджетного учреждения возникли сомнения в законности данного ответа. В настоящей статье мы постараемся разобраться в правомерности полученного отчета, а также ответить на вопрос, что учреждение должно предпринять в дальнейшем с целью получения патента на изобретение.

Условия патентоспособности

Сначала рассмотрим условия патентоспособности изобретения. Согласно законодательству РФ изобретениями являются результаты интеллектуальной деятельности, на которые признаются интеллектуальные права, в том числе исключительное право, являющееся имущественным правом, а также в соответствующих случаях личные неимущественные и иные права (право следования, право доступа и др.). Интеллектуальные права на изобретения являются патентными правами.

Объектами патентных прав согласно ст. 1349 ГК РФ являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям.

Статьей 1350 ГК РФ установлены следующие условия патентоспособности изобретения:

Не являются изобретениями:

Исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается их как таковых.

Обратите внимание! Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

  1. сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
  2. топологиям интегральных микросхем.

Таким образом, только при соблюдении всех названных условий изобретение может быть запатентовано. Как мы видим, не являются изобретениями и правила хозяйственной деятельности. Однако что же понимается под этой формулировкой? Рассмотрим далее, каким образом федеральный орган исполнительной власти определяет соответствие изобретения установленным условиям патентоспособности, в том числе и условию новизны изобретения.

Порядок получения патента

В силу ст. 1374 ГК РФ заявка на выдачу патента на изобретение подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ (заявителем). К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий наличие оснований для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Заявка на изобретение должна содержать: заявление о выдаче патента, описание изобретения, формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, а также реферат.

Заявитель может внести изменения в документы заявки на изобретение в порядке, предусмотренном ст. 1378 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 1381 ГК РФ приоритет изобретения устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение.

Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями (п. 1 ст. 1383 ГК РФ).

После подачи заявки на изобретение проводится ее формальная экспертиза в соответствии со ст. 1384 ГК РФ. В процессе данной экспертизы проверяются наличие требуемых документов и их соответствие установленным требованиям.

О положительном результате формальной экспертизы и дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

Если документы заявки не соответствуют установленным требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представляет запрашиваемые документы или не подает ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на 10 месяцев.

В порядке, установленном ст. 1385 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении 18 месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. По ходатайству заявителя, поданному до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки на изобретение, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может опубликовать сведения о заявке до истечения 18 месяцев со дня ее подачи.

В соответствии со ст. 1386 ГК РФ по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Согласно ст. 1387 ГК РФ если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указывается дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 ГК РФ, принимается решение об отказе в выдаче патента.

До принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

Заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на которые имеется ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Копии запрашиваемых заявителем в указанном федеральном органе патентных документов направляются ему в течение месяца со дня получения запроса (ст. 1388 ГК РФ).

Экспертиза заявки на изобретение по существу

Отдельно коснемся вопроса проведения экспертизы заявки на изобретение по существу, так как именно от результатов данной экспертизы зависит решение о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение.

Согласно п. 2 ст. 1386 ГК РФ экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем установлен Приказами Роспатента N 87 <1> и Минобрнауки России N 327 <2>.

<1> Приказ Роспатента от 25.07.2011 N 87 "О введении в действие Руководства по экспертизе заявок на изобретения".
<2> Приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 N 327 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение".

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем приведем в форме схемы (Приказ Минобрнауки России N 327).

--------------------------------------------------------------------------¬
¦Устанавливается предмет информационного поиска. Информационный поиск ¦
¦проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к ¦
¦рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если ¦
¦таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых¦
¦в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются ¦
¦во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не ¦
¦включенные в формулу изобретения ¦
L-------------------------------------T------------------------------------
¦/
--------------------------------------+-----------------------------------¬
¦Определяется уровень техники, при этом общедоступными считаются сведения,¦
¦содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ¦
¦ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть сообщено ¦
¦законным путем ¦
L-------------------------------------T------------------------------------
¦/
--------------------------------------+-----------------------------------¬
¦Составление отчета об информационном поиске ¦
L--------------------------------------------------------------------------

Для справки. В качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК. При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению данных объектов и их частей.

Роспатент проводит информационный поиск не менее чем в объеме следующих документов с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.:

В объем информационного поиска могут быть включены любые общедоступные документы.

Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе выявлено средство, которому присущи все признаки, содержащиеся в предложенной заявителем формуле изобретения. Количество выявленных в процессе информационного поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без явного повторения информации.

Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любому лицу, при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены заявителю и третьим лицам.

По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки.

В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может потребовать у заявителя в течение двух месяцев представить дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка будет признана отозванной. Срок может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на 10 месяцев.

В рассматриваемом нами случае при проведении проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности обнаружено и отражено в отчете об информационном поиске, что изобретение относится к правилам хозяйственной деятельности. Давайте разберемся в том, что понимается под хозяйственной деятельностью юридических лиц.

Для определения понятия "правила хозяйственной деятельности" в п. 3.3.3 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу, утвержденного Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87, даны соответствующие разъяснения. Согласно данному документу в словарной литературе термин "хозяйственная деятельность" раскрывается как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. С этой целью хранятся, добываются существующие блага и производятся новые, они перемещаются в пространстве и меновом обороте, а также организуется их потребление. Мотивом хозяйственной деятельности служит стремление человека удовлетворять свои потребности в материальных благах. Хозяйственная деятельность представляет собой, таким образом, проявление хозяйственного (экономического, целесообразного) мотива в человеческой жизни.

Результатом хозяйственной деятельности человека являются материальные блага, как правило, обладающие заранее известными свойствами и созданные посредством осуществления операций, доступных специалисту в данной области техники, обучение которым не требует особого таланта и чрезвычайных затрат.

К правилам, как отмечено выше, отнесены предписания, устанавливающие порядок чего-нибудь, а к методам - совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

Таким образом, к правилам хозяйственной деятельности можно отнести предписания, устанавливающие порядок осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. К методам ведения хозяйственной деятельности можно отнести совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. При этом понятие "хозяйственная деятельность" не ограничивается сферами организации и управления какой-либо деятельностью. Вместе с тем правила и методы хозяйственной деятельности часто основаны на планировании, учете, организации работ, услуг и т.п. Следовательно, если заявленное бюджетным учреждением изобретение соответствует описанным выше правилам хозяйственной деятельности, то в выдаче патента будет отказано правомерно. Однако при этом возникает вопрос: как может изобретение одновременно не отвечать условиям патентоспособности и признакам новизны, на которые указал федеральный орган в отчете? Как мы знаем, если изобретение не отвечает признакам новизны, это значит, что есть изобретение с такой или подобной формулой с более ранним приоритетом. Поэтому возникают сомнения в правомерности данного отчета о поиске и, как следствие, отказа в выдаче патента на изобретение. Доказывать незаконность и необоснованность вынесенного решения необходимо в установленном порядке. О нем поговорим чуть ниже.

Обжалование решения об отказе в выдаче патента

Вынесенные решения об отказе в выдаче патента на изобретение могут быть оспорены заявителем в соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК РФ путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

Порядок подачи возражения в палату по патентным спорам описан в Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила).

В соответствии с Правилами может быть подано возражение на решение об отказе в выдаче патента на изобретение лицом, подавшим заявку на выдачу патента на изобретение.

В силу п. 2.2 Правил возражения и заявления составляются в произвольной форме и представляются в машинописном виде. Если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным поверенным.

Возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, а также номер заявки и контактные данные заявителя.

Поступившее возражение или заявление регистрируется, и ему присваивается входящий номер. В случае если поступившее в Палату по патентным спорам возражение или заявление отвечает условиям его подачи, лицу, подавшему возражение или заявление, не позднее одного месяца с даты его поступления в Палату по патентным спорам направляется уведомление о принятии возражения или заявления к рассмотрению, в котором указывается дата проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения или заявления.

В случае если поступившее в Палату по патентным спорам возражение или заявление не удовлетворяет условиям его подачи, лицу, подавшему возражение или заявление, в месячный срок с даты их поступления в Палату по патентным спорам направляется уведомление о том, что возражение или заявление не принимается к рассмотрению.

В соответствии с п. 4.1 Правил дела по возражениям или заявлениям рассматриваются коллегиально на заседании Палаты по патентным спорам в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, утвержденном председателем Палаты по патентным спорам (далее - коллегия Палаты по патентным спорам).

Рассмотрение по существу возражения или заявления начинается докладом председательствующего или одного из членов коллегии Палаты по патентным спорам.

Далее выступает лицо, подавшее возражение или заявление, затем правообладатель, после него - лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы, далее - участвующие лица отвечают на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам и дополняют предыдущие выступления.

Решение коллегии Палаты по патентным спорам принимается по результатам закрытого совещания членов коллегии Палаты по патентным спорам после завершения рассмотрения возражения или заявления по существу. Решение принимается простым большинством голосов членов коллегии Палаты по патентным спорам. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании коллегии Палаты по патентным спорам является решающим. Резолютивную часть решения коллегии Палаты по патентным спорам оглашает председательствующий.

При рассмотрении возражения на отказ в выдаче патента коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями (п. 4.9 Правил).

Согласно п. 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения коллегия Палаты по патентным спорам может принять решение:

При этом решение коллегия Палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения.

Решение об изменении оспариваемого решения принимается коллегией Палаты по патентным спорам в случаях признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме.

При рассмотрении возражения на отказ в выдаче патента в случае отмены оспариваемого решения в решении коллегии Палаты по патентным спорам должны содержаться основания для отмены оспариваемого решения и вывод о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение.

Решение коллегии Палаты по патентным спорам оформляется и подписывается всеми членами коллегии Палаты по патентным спорам, а его экземпляр приобщается к делу заявки. Решение коллегии Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

Решение об отказе в выдаче патента может быть также обжаловано в арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством, но только после рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам.

А.Миронова

Руководитель

юридического департамента

Консалтинговой группы "Аюдар"