Мудрый Экономист

Средства индивидуализации, или с чем нельзя шутить

"Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 2

В данной статье рассмотрен возникший между двумя кондитерскими фабриками спор об использовании товарного знака, схожего до степени смешения. Какие права на товарный знак предусмотрены гражданским законодательствам? Чего правообладатель вправе требовать от нарушителя? В каком порядке определяется размер компенсации за незаконное использование товарного знака?

Нормы права

Ознакомим читателей с основными нормами гражданского законодательства, регламентирующими права на средства индивидуализации товаров, в частности на товарный знак (обозначение).

На товарный знак, служащий для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством (выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков) (ст. 1497, п. 1 ст. 1504 ГК РФ).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть оформлен в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ). Но! Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (пп. 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Для справки. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, сходным до степени смешения - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Применение разными изготовителями товарных знаков, являющихся сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров способствует введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (ст. 6 Приказа Роспатента от 30.12.2009 N 190).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом, в частности путем его размещения:

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (ст. 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, однако этот срок может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз (ст. 1494 ГК РФ).

Статьей 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака. Во-первых, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия их из оборота и уничтожения за счет нарушителя. Во-вторых, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Заглянем в зал суда Суть спора

На протяжении длительного времени между известной кондитерской фабрикой (далее - ОАО) и предприятием той же отрасли (далее - ЗАО) ведется спор о взыскании компенсации (в размере 313 млн руб.) за незаконное использование комбинированного товарного знака (с изображением на упаковке (шоколада) портрета девочки в цветастом головном платке, словесный элемент - "Аленка"). ОАО является правообладателем указанного товарного знака (правовая охрана знака предоставлена с 21.09.1999 и действительна по 21.09.2019). ЗАО производило и вводило в гражданский оборот с 2006 г. по сентябрь 2008 г. плиточный шоколад под названием "Алина", упаковка которого имела изображение девочки в похожем головном уборе (цветовое решение было аналогичным).

Дело рассматривалось в трех инстанциях (Решение АС Белгородской области от 14.04.2010 N А08-8099/2009-30, Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 и ФАС ЦО от 12.10.2010 по тому же делу), дошло до Президиума ВАС (Постановление от 27.09.2011 N 3602/11), которым было передано на новое рассмотрение в АС Белгородской области для определения размера компенсации, подлежащей взысканию. Закончилось дело мировым соглашением (Определение о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения от 11.01.2012). Но обо всем по порядку.

Первая инстанция

Согласно заключению по вопросу степени сходства товарного знака между комбинированным товарным знаком ОАО с изображением девочки и словесным элементом "Аленка" и изображением, расположенным на лицевой стороне упаковки шоколада "Алина" производства ЗАО, имеется сходство до степени смешения. Факт смешения нашел свое подтверждение в выводах социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Истец (ОАО) обратился в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства - недобросовестной конкуренции. Решением от 25.09.2008 указанные действия ответчика (ЗАО) признаны незаконными. В ходе рассмотрения дела антимонопольной службой ответчик по собственной инициативе уничтожил остатки упаковки продукции с изображением лица девочки в головном платке (подтверждается актом об уничтожении 352 картонных коробок с этикетками шоколада "Алина" семи наименований, общим количеством 2 458 000 штук).

Несмотря на это, истец, ссылаясь на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак, потребовал компенсации в двукратном размере стоимости реализованной контрафактной продукции (данная норма предусмотрена пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Согласно представленным ответчиком расчетам фактической себестоимости и прибыли по группе продукции "шоколад "Алина" общая выручка реализованной продукции за 2006 - 2008 гг. составила 156 762 326 руб., двукратный размер стоимости реализованной контрафактной продукции - 313 524 652 руб.

Судом приняты во внимания доказательства использования ответчиком товарного знака, сходного до степени смешения. Но, по мнению арбитров, при определении размера денежной компенсации ОАО необоснованно руководствовалось положениями пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ: согласно буквальному прочтению названного подпункта взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не сходное с ним обозначение.

Суд определил, что компенсация за 2008 г. должна быть исчислена и уплачена в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 (от 10 тыс. до 5 млн руб.), в данном случае в максимальном размере - 5 млн руб. Размер компенсации за 2006 - 2007 гг. должен быть установлен исходя из размеров, предусмотренных ст. 46 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" <1> (действовавшего в период осуществления названного правонарушения), то есть в размере от 1000 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда. Определяя размер компенсации, суд исходил из максимальной величины - 50 000 минимальных размеров оплаты труда (50 000 x 100 руб.). Взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2006 - 2007 гг. (в сумме 256 154 870 руб.), необоснованно, так как на указанный период действие нормы пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, вступившей в силу с 01.01.2008, не распространяется. Забегая вперед, отметим, что размер компенсации за период 2006 - 2007 гг. ошибочно был рассчитан судом как 500 тыс. руб. вместо 5 млн руб. Итого размер компенсации, определенный судом первой инстанции, составил 5 500 000 руб. (не считая размера госпошлины).

<1> Документ утратил силу с 01.01.2008 в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ.

Вторая и третья инстанции

Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, а позднее в ФАС ЦО с жалобой, в которой, ссылаясь на незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции, просило решение в части исчисления размера компенсации за 2008 г. отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, удовлетворив иск в полном объеме. Тем не менее судьи апелляционной и кассационной инстанций подтвердили правильность выводов, сделанных ранее. Но поскольку в Решении АС Белгородской области от 14.04.2010 была допущена ошибка при определении общего размера подлежащей взысканию компенсации, решение суда в данной части изменили. Таким образом, общая сумма компенсации, подлежащей взысканию, составила 10 млн руб.: 5 млн за 2008 г. и 5 млн за период 2006 - 2007 гг.

А что же Президиум ВАС?

ОАО, не отступая от намеченной цели, подало заявление о пересмотре в порядке надзора ранее принятых постановлений. По мнению заявителя, суды необоснованно отказали во взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2008 г., в сумме 57 369 782 руб. По мнению заявителя, суды неверно истолковали положения пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, признав, что указанная норма применима лишь в тех случаях, когда лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак, использовало тождественное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, но не обозначение, сходное с ним до степени смешения. При этом заявитель не оспаривает выводы суда о необоснованности взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2006 - 2007 гг., поскольку на указанный период действие вышеназванной нормы не распространяется.

Ключевой момент. Размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном пп. 1 либо 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Президиум ВАС принял сторону истца, отметив, что нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном пп. 1 либо 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Решение - дело в этой части передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Мировое соглашение

В итоге спор закончился мировым соглашением, утверждением его судом и прекращением производства по данному делу. Каковы же, согласно данному соглашению, размеры убытка ответчика? Итак, это:

Но на этом разногласия между сторонами не закончились.

Об отмене регистрации бренда

Кондитерское предприятие, которое выступало в комментируемом судебном процессе как ответчик (ЗАО), вновь спорит с производителем шоколада "Аленка" (ОАО), а также Роспатентом.

Прекратив в 2008 г. использование оспариваемого товарного знака (изображение девочки в головном платке), общество зарегистрировало другой товарный знак (изображение девочки с русой косой в старинном русском костюме и кокошнике с размещенными под ним словами "Алина") (занесен в Государственный реестр товарных знаков РФ 21.03.2011).

21.04.2011 ОАО подало возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, принадлежащему ЗАО, на том основании, что запрещается регистрировать товарные знаки, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или производителя. По мнению заявителя, в сопоставимых товарных знаках помимо изображения сходны словесные элементы по звучанию из-за тождества начальных и конечных частей, одинакового числа слогов, графические - из-за оригинального исполнения шрифта.

Действительно, как показал проведенный опрос потребителей, от 43 до 50% опрошенных предполагают, что упаковка шоколада "Алина" является более современной версией шоколада "Аленка", а 37 - 56% опрошенных - что знаки "Алина" и "Аленка" принадлежат одному производителю и являются одной линейкой продукции.

30.07.2011 Роспатентом принято решение о признании недействительной охраны товарного знака "Алина".

ЗАО данное решение оспорило в суде. Но Решением АС г. Москвы от 07.12.2011 N А40-93917/11 вывод Роспатента оставлен в силе.

* * *

Как видно из рассмотренного в статье дела, размер компенсации за неправомерное использование товарного знака может быть весьма существенным. Кстати, дело о выплате компенсации вместо взыскания убытков в случаях незаконного использования товарного знака, сходного до степени смешения, впервые рассматривалось Президиумом ВАС.

Ранее Постановлением Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 были сформулированы рекомендации к применению ст. 1515 ГК РФ. Так, в соответствии с п. 43 названного Постановления размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда. При этом в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме (соответственно, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков).

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. (пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Взыскание компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (но не ниже минимального предела) правомерно. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя и принимает решение исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Подпункт 2 п. 4 ст. 1515 содержит два способа расчета компенсации:

При определении размера компенсации вторым способом за основу принято брать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения (п. 43.4 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29).

А.О.Егорова

Эксперт журнала

"Пищевая промышленность:

бухгалтерский учет

и налогообложение"